Микаэл Дашян - Захват рынков. Тактика и стратегия расширения бизнеса

Впервые термин «ноу-хау» (англ. know-how — знать, как делать) был использован в судебной практике США в 1916 году [248] .

С тех пор этот термин получил широкое распространение в международной торговле и был закреплен в законодательствах различных государств [249] .

Английский специалист А. Тернер в середине XX века сформулировал следующие основные элементы, присущие ноу-хау:

– ноу-хау представляет собой определенную информацию;

– информация не должна быть известна третьим лицам;

– владелец информации должен предпринимать определенные меры, демонстрирующие его заинтересованность в сохранении информации в секрете;

– информация должна быть пригодной для промышленного или коммерческого применения [250] .

Известный и даже культовый в среде российских юристов германский ученый Г. Штумпф предложил следующее определение ноу-хау: «технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт, использование которых покупателем ноу-хау позволяет произвести и реализовать предмет по соглашению, а также осуществлять другую производственную деятельность, как, например, организацию и управление производством» [251] .

Особенность ноу-хау заключается в определенной эфемерности данного объекта. В отличие, например, от патента на изобретение, права на который подтверждаются свидетельством государственного образца, права на ноу-хау зачастую подтверждаются лишь внутренней документацией организации. Это нередко приводит к злоупотреблениям, связанным с тем, что компании под видом ноу-хау защищают информацию, которая не может быть отнесена к данной группе, руководствуясь целями уклонения от налогов.

Практический пример из арбитражной практики: в ходе судебного заседания вскрылась схема, в соответствии с которой кипрская компания внесла вклад в уставный капитал открытого акционерного общества. Причем акции оплачивались ею имущественными правами на ноу-хау. Разумеется, в ходе указанного спора выяснилось, что ноу-хау и не было, поскольку фактически имелась лишь общедоступная информация [252] .

Но если не принимать во внимание фактор «налоговой оптимизации», ноу-хау представляет собой одну из наиболее часто используемых форм защиты промышленной собственности. Предположим, на заводе Acme Corporation готовится к производству автомобиль под брендом Acme Auto. До момента подачи заявки в соответствующее Патентное ведомство о регистрации прав на патенты на изобретения, промышленные образцы или полезные модели, связанные с охраной этого автомобиля, он в случае соблюдения секретности будет охраняться в форме ноу-хау. Возникает множество рисков, минимальное разглашение информации может привести к утрате ноу-хау и, возможно, потере патентоспособности изобретения, а ограниченный срок патентной охраны тоже не совсем выгоден производителям.

Принимая во внимание все нюансы патентных войн, сложные договоры, предусматривающие выпуск или распространение продукции или оказание услуг на территориях нескольких государств, обязательно должны содержать в себе условия об интеллектуальной собственности. Принимая во внимание различия в правовых системах, в договорах зачастую просто прописывается одно или два рамочных предложения об интеллектуальной собственности. Это может быть условие о том, что «стороны пришли к соглашению о том, что все права на интеллектуальную собственность, созданную в соответствии с настоящим договором, принадлежат компании Acme Corporation».

Иногда компании, заключающие договор, просто указывают, что одна из сторон обязуется «не нарушать права Acme Corporation на интеллектуальную собственность и незамедлительно сообщать о каждом случае нарушения таких прав».

Такие общие и размытые формулировки включают в тексты договоров обычно лишь по той причине, что на стадии начала производственного процесса просто невозможно выделить и разграничить все аспекты, связанные с интеллектуальной собственностью. Все понимают наличие рисков оспаривания этого условия (особенно учитывая различные территориальные юрисдикции, связанные с инкорпорацией компаний, подписавших договор, и исполнением договора).

Но чем подробнее будут прописаны положения, описывающие общие аспекты разграничения прав на интеллектуальную собственность, тем легче впоследствии будет работать всем сторонам договора. Для примера можно обратиться к международным соглашениям Российской Федерации о взаимной защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.

На основе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезии о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, заключенное в Москве 1 декабря 2006 года [253] , можно предложить следующее организационное и юридическое решение, позволяющее сторонам договора чувствовать себя спокойно в сфере вопросов охраны интеллектуальной собственности.

Итак… Первоначально в Соглашении об охране интеллектуальной собственности рекомендуется предусмотреть (и параллельно реально создать) совместный орган, обеспечивающий взаимодействие сторон договора по вопросу охраны интеллектуальной собственности. Полагаем, что в такой орган могут войти как представители каждой из сторон, так и доверенные лица инвесторов, которыми могут, скорее всего, стать уважаемые всеми сторонами изобретатели и юристы. Соответственно, этот орган будет центральным управленческим центром по работе с интеллектуальной собственностью каждой из компаний, анализируя и корректируя работу юридического департамента или приглашенных юристов каждой из компаний.

Данное решение необходимо, чтобы избежать излишнего запутывания ситуации специалистами каждой из сторон, ведь в конечном итоге судебное разбирательство и возможные ограничения в обороте товаров или запрет оказания услуг могут оказаться «смертельными ударами» для совместного сотрудничества.

Этот центральный орган должен осуществлять также мониторинг осуществления соглашения об охране интеллектуальной собственности. Принимая во внимание, что в его состав будут приглашены представители обеих сторон, есть все основания для передачи ему функций контроля за выполнением сторонами принятых на себя обязательств по исполнению соглашения об интеллектуальной собственности.