Микаэл Дашян - Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд...

• договор коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ), согласно которому пользователю передается право использования в своей предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав, принадлежащих другой стороне (правообладателю).

Здесь возникает вопрос, насколько противоречат гражданскому законодательству РФ иные сделки с фирменными наименованиями, не предусмотренные ГК РФ. В этой связи наиболее точной представляется позиция В.В. Голофаева, согласно которой возможность заключения договоров, направленных на передачу права пользования фирменным наименованием, существует только тогда, когда приобретатель временно, на срок действия договора, меняет свое фирменное наименование, потому что в противном случае он выступал бы в обороте не под своим фирменным наименованием, что не соответствует смыслу ст. 48 и 54 ГК РФ, обязывающих юридическое лицо иметь фирменное наименование и выступать под ним в правовых отношениях [144] См.: Голофаев В.В. Фирменное наименование коммерческих организаций: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999 // http://dissertation1.narod.ru/elements/avtoref129.htm .

В соответствии со ст. 10-bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

• все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

• ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

• указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Именно указанной нормой, а также ст. 54 ГК РФ руководствуются по сложившейся практике российские суды при разрешении дел о защите прав на фирменное наименование.

Так, например, в иске одного общества с ограниченной ответственностью – «Информ-Альянс» – к другому обществу с ограниченной ответственностью с аналогичным наименованием суд в числе прочих исследовал такие обстоятельства, как:

• основной предмет деятельности сторон спора согласно уставу;

• регион, в котором осуществляют деятельность стороны.

Это позволило определить факт незаконного использования фирменного наименования истца, а также недобросовестной конкуренции, которая неоднократно возникала со стороны ответчика в процессе осуществления предпринимательской деятельности истцом ( см.: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.02.2006 г. № КГ-А40/13292-05; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2005, 17.10.2005 № 09АП-11321/05-ГК ).

Такая позиция в целом соответствует наиболее распространенной в литературе позиции, согласно которой смешение невозможно там, где организации действуют в различных сферах бизнеса либо на различных территориях.

Между тем нужно согласиться с позицией В.В. Голофаева, который выдвигает тезис о том, что при установлении факта смешения фирменных наименований суд не должен быть связан какими-либо законодательно установленными условиями, наличие которых исключало бы наличие факта смешения [145] См.: Голофаев В.В. Фирменное наименование коммерческих организаций. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999 г. // http://dissertation1.narod.ru/elements/avtoref129.htm .

Арбитражная практика показывает, что в качестве ответчика в спорах о нарушении прав на фирменное наименование в аспекте недобросовестной конкуренции может выступать и предприниматель без образования юридического лица. Показательно в этом отношении и постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 марта 2002 г. № 4193/01 [146] СПС «Консультант-Плюс». .

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Индивидуальный предприниматель размещал обозначения: «Нью-Йорк Пицца»; «New York Pizza», «NYP» в принадлежащих ему ресторанах быстрого обслуживания, на вывесках, в объявлениях и меню, а также на визитных карточках и форменной одежде работников. Эти обозначения совпадали с оригинальной частью фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью, его полным и сокращенным наименованием на русском и на английском языках.

Требование общества к предпринимателю о защите своего фирменного наименования путем запрещения предпринимателю использовать его в своей деятельности было удовлетворено решением арбитражного суда. Однако Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ поддержал протест заместителя Председателя ВАС РФ и отменил дело, направив его на новое рассмотрение. Основанием для отмены решения послужила неправильная оценка обстоятельств дела: спор был вызван не столкновением двух зарегистрированных тождественных фирменных наименований, а зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения. Следовательно, необходимо было не только определять степень сходства двух обозначений, но и сравнить сферы фактической деятельности сторон спора (деловой и территориальной). Также необходимо было проверить, привели ли действия ответчика к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги.

Отсутствие проверок по поиску сходных наименований при государственной регистрации юридических лиц фактически оставляет нерешенной проблему – дублирования фирменных наименований. Эталоном для аналогии тут может выступать практика оказания Федеральным институтом промышленной собственности услуг по поиску сходных с заявленным словесных обозначений в автоматизированной системе базы данных товарных знаков Роспатента.

Регистрируя организацию и осуществляя постановку на бухгалтерский учет исключительного права на фирменное наименование организации, у субъекта предпринимательской деятельности не может быть реальных подтверждений на использование этого права в соответствии с законом.

Нет подтверждений обладания исключительным правом и у владельца фирменного наименования, передающего права на него по договору коммерческой концессии (или иным гражданско-правовым договорам, рассмотренным выше). В данном случае оспаривание прав на фирменное наименование может повлечь за собой недействительность соответствующего гражданско-правового договора.

Интересен опыт решения данной проблемы на региональном уровне. В законе г. Москвы № 14 от 28 июня 1995 г. «Об основах малого предпринимательства в Москве» [147] Ведомости Московской думы. 1995. № 5. указывается, что при регистрации субъектов малого предпринимательства уполномоченный регистрирующий орган обязан осуществлять контроль дублирования фирменного наименования юридических лиц в границах города Москвы. Под «дублированием фирменных наименований» московский законодатель понимает «полное совпадение слов, их порядка в наименовании с учетом знаков препинания».