Ольга Масленникова - Инструменты современного маркетинга

3. Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронно-вычислительных машин и базу данных (утв. приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64).

Товарный знак регистрируется в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основе заявки физического или юридического лица. После проведения экспертизы владельцу выдается свидетельство, удостоверяющее исключительное право владельца на товарный знак (знак обслуживания), после чего без его разрешения пользование товарным знаком (знаком обслуживания) третьими лицами запрещено.

Распоряжение товарным знаком (знаком обслуживания) предполагает собой отчуждение знака и предоставление лицензии на его использование. Законодательством РФ предусмотрено одно существенное ограничение: отчуждение товарного знака (знака обслуживания) не допускается, если оно может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара (услуги) и его изготовителя. Договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в противном случае он не будет иметь юридической силы.

В российской практике, как свидетельствует обобщение различных данных о создании и использовании товарных знаков (знаков обслуживания), достаточно часто распространены случаи, когда в договорах на продажу товаров, совместное производство продукции, оказание услуг, аренду и других договорах одним из условий является использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателя другой стороной. Это недопустимо по следующим причинам:

• во-первых, передача товарного знака (знака обслуживания) должна быть официально зарегистрирована;

• во-вторых, какие-либо негативные действия другой стороны при отсутствии ответственности за товарный знак (знак обслуживания) правообладателя могут дискредитировать правообладателя и серьезным образом сказаться на его репутации;

• в-третьих, престижный товарный знак (знак обслуживания) должен приносить прибыль, только в этом случае можно говорить об его эффективном использовании; кроме того, бесплатная уступка товарного знака (знака обслуживания) чаще всего психологически не оценивается положительно партнером и выглядит как обременительное условие.

Рассмотрим основные условия передачи товарного знака (знака обслуживания) на примере франчайзинга. Система франчайзинга (frachize – привилегия) широко распространена в США и Западной Европе и в настоящее время находит все больше приверженцев в России. Суть ее в том, что крупная фирма (франчайзер) предоставляет право мелкому предприятию (франчайзи) в течение определенного времени и в определенном месте вести предпринимательскую деятельность с использованием ее торгового знака (знака обслуживания), технологией производства, ноу-хау 5 5 «Ноу-хау» – это объем информации, имеющей практическое применение, но не оформленный патентом или другими аналогичными документами. в форме, которая определяется договором. Обычно материнское предприятие (фирма, компания) берет на себя обязательства по обучению персонала, поставке оборудования и сырья, оказывает помощь в организации дела, налаживании системы управления. Нередко предприятие франчайзер (материнская фирма) оказывает финансовую поддержку своему франчайзи (дочернее предприятие), предоставляя кредиты, либо косвенно – в виде поручительств и гарантий.

При передаче франчайзером права на использование товарного знака (знака обслуживания) франчайзи должны быть приняты определенные меры по его охране, а именно: официально зарегистрирован знак и оговорены условия его использования.

К этим условиям относятся:

• франчайзеру принадлежит исключительное право на товарный знак (знак обслуживания);

• фирменное наименование франчайзи не должно включать какие-либо элементы товарного знака (знака обслуживания) франчайзера в целях недопущения смешения и введения в заблуждения потребителей;

• франчайзи не имеет права использовать товарный знак (знак обслуживания) франчайзера в каком-либо другом принадлежащем ему бизнесе;

• все рекламные и печатные материалы, содержащие изображение товарного знака (знака обслуживания), должны иметь ссылку на то, что товарный знак (знак обслуживания) используется зарегистрированным пользователем по лицензии владельца (это необходимо в связи с тем, что франчайзи является самостоятельным юридическим лицом, франчайзер не может нести ответственность за все действия франчайзи и франчайзи не должна полностью принимать “лицо” франчайзера;

• при расторжении договора с франчайзером франчайзи теряет все права на использование товарного знака (знака обслуживания);

• в случае продолжения использования товарного знака (знака обслуживания) франчайзи при прекращении действия договора франчайзинга франчайзер может применить к франчайзи санкции, включая проникновение в помещение франчайзи без обвинения в противоправности таких действий;

• франчайзи не имеет право уступать использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицам;

• за нарушение прав на товарный знак (знак обслуживания) франчайзи несет полную меру ответственности в соответствии с законодательством (за нарушение прав на товарный знак или знак обслуживания предусмотрена административная, гражданская и уголовная ответственность).

При нарушении своих прав франчайзи может:

• подать претензию против регистрации товарного знака (знака обслуживания) другим лицам в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ (при отрицательном ответе может быть подана жалоба в Высшую патентную палату РФ);

• обратиться в территориальный антимонопольный орган с заявлением о нарушении правил добросовестной конкуренции;

• подать исковое заявление в суд.

К нарушителю могут быть применены следующие санкции:

• предписание о прекращении нарушения прав на товарный знак (знак обслуживания);

• предписание о возмещении всех причиненных убытков, связанных с нарушением, включая затраты на восстановление нарушенных прав и восстановлении репутации, а также упущенной выгоды (размер лицензионного вознаграждения или прибыли), которую правообладатель мог бы получить, но не получил вследствие появления на рынке однородных товаров и услуг под товарным знаком (или очень сходным знаком) правообладателя;