Андрей Гринкевич - Доменные споры. Судебная практика в России

По указанному делу суды отказали истцу в удовлетворении иска о защите прав на товарный знак и на фирменное наименование и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в доменных именах «lad-m.ru» и «ladm.ru».

Президиум ВАС РФ отменил судебные акты по делу в части отказа в удовлетворении требований истца о защите исключительного права использования фирменного наименования, признал действия ответчика по администрированию доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru» нарушением прав истца на фирменное наименование и запретил ответчику использовать домены, а в остальной части судебные акты по делу были оставлены без изменения.

Таким образом, Президиум ВАС РФ подтвердил законность судебных актов по делу в части отказа в удовлетворении требований истца признать действия ответчика по администрированию доменных имен «ladm.ru» и «lad-m.ru» нарушением прав истца на товарные знаки и запрета ответчику использовать обозначение, сходное с товарными знаками истца, в этих доменах и взыскании с ответчика в пользу истца денежной компенсации в размере 100 тыс. руб.

Отказывая в удовлетворении требований о защите прав на товарный знак и удовлетворяя требования истца в части защиты прав на фирменное наименование, Президиум ВАС РФ исходил из даты регистрации доменных имен, а также даты возникновения прав истца на товарный знак и фирменное наименование. При этом по ранее рассмотренным доменным спорам Президиум ВАС РФ не учитывал дату регистрации доменных имен и не связывал с ней какие-либо правовые последствия. Данное обстоятельство объясняется тем, что при принятии постановления от 8 декабря 2009 года Президиум руководствовался пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, содержащейся в части 4 ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 года.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым представляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, фирменные наименования и товарные знаки.

Правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, в том числе праву на фирменное наименование и правам на товарный знак и знак обслуживания предприятий, посвящена также специальная глава в 4-й части Гражданского кодекса РФ (Глава 76).

Доменное имя отсутствует в перечне результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым представляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), предусмотренном в п. 1 ст. 1225 ГК РФ.

Вместе с тем оно было упомянуто в пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, который предусматривает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени , права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При принятии судебных актов по делу, суды пришли к выводу об отсутствии нарушений исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку регистрация спорных доменов была произведена задолго до регистрации за истцом товарных знаков с тождественными словесными обозначениями, сославшись на пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

Президиум признал правильным такое применение судами пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Поскольку домены были зарегистрированы за ответчиком ранее регистрации прав истца на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» и ранее возникновения приоритета на них, Президиум ВАС РФ посчитал обоснованным отказ судов со ссылкой на пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации. Таким образом, Президиум ВАС РФ согласился с тем, что факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ является основанием для принятия судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак.

Согласно п. 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 8 декабря 2009 года по делу № 9833, в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации, истцу может быть отказано даже в том случае, если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.

Следовательно, при обращении владельца товарного знака в суд с иском о защите прав на товарный знак в доменном имени администратору (владельцу) доменного имени, которое было зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, нет необходимости оспаривать регистрацию товарного знака и признавать предоставление правовой охраны товарного знака недействительной в установленном законом порядке.

Администратору (владельцу) доменного имени достаточно будет представить суду доказательства приоритета даты его регистрации, что должно повлечь принятие судом решения об отказе в иске владельцу товарного знака.

Отменяя судебные акты по делу в части отказа в удовлетворении требований истца о защите исключительного права использования фирменного наименования, Президиум ВАС РФ также исходил из даты регистрации домена и даты возникновения права истца на фирменное наименование.

Учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена были зарегистрированы на имя ответчика позднее возникновения права истца на фирменное наименование, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что суды неправомерно отказали истцу в защите его исключительного права на фирменное наименование.

При этом, сославшись на ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ст. 1474 ГК РФ, Конвенцию по охране промышленной собственности от 20 марта 1983 года, Президиум ВАС РФ отметил, что указанные нормы связывают защиту исключительного права на использование фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.