Андрей Гринкевич - Доменные споры. Судебная практика в России

• положения Единой политики рассмотрения споров о доменных именах ICANN (UDRP) могут использоваться судами для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных споров в зоне .COM лишь в тех случаях, когда судами одновременно применяется и ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

• сама по себе UDRP не рассматривается Президиумом в качестве нормативных правовых актов, применяемых при рассмотрении дел.

Данные позиции и ст. 10-bis Парижской конвенции неверно истолковываются и применяются не только нижестоящими судами, но и самим Президиумом, в частности, при принятии постановления № 18012/10 от 18 мая 2011 года (дело по домену mumm.ru). В нем, сославшись на свое же постановление 2008 года, Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в них недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10-bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности : доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Таким образом, если в постановлении Президиума 2008 года было указано, что положения UDRP могут использоваться лишь для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .COM, то в постановлении 2011 года уже делается вывод, что в постановлении-2008 якобы содержится следующая правовая позиция: …исходя из наличия или отсутствия трех критериев в совокупности суды должны оценивать действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в них недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10-bis Парижской конвенции .

Представляется, что в постановлении Президиума 2011 года правовая позиция, изложенная в постановлении 2008 года, была применена неправильно.

В силу п. 2 ст. 10-bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно п. 3 ст. 10-bis, в частности, подлежат запрету:

• все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов и промышленной или торговой деятельности конкурента ;

• ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента ;

• указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. Вместе с тем в UDRP термин «честные обычаи при регистрации доменных имен» не только не определен, но и вообще какое-либо упоминание о нем отсутствует. В ней лишь определены обстоятельства, при наличии которых в совокупности административной комиссией может быть принято решение о передаче доменного имени владельцу товарного знака и указан не исчерпывающий перечень обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестной регистрации и использовании доменного имени.

В соответствии с пп. «а» п. 4 UDRP вы обязаны согласиться с обязательностью решения, вынесенного в рамках административного разбирательства, в случае если третья сторона («истец») в соответствии с Правилами докажет соответствующей организации, что:

• ваше доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого у истца есть права;

• у вас нет прав или законных интересов в отношении доменного имени;

• ваше доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

При этом истец должен доказать наличие каждого из трех элементов.

В соответствии с пп. «б» п. 4 UDRP регистрация и использование доменного имени являются недобросовестными в том случае, если есть обстоятельства, указывающие, что вы:

• зарегистрировали или приобрели доменное имя в первую очередь с целью продажи, сдачи в аренду или иной передачи доменного имени истцу, который является владельцем товарного знака, или конкуренту этого истца за сумму, превышающую ваши документированные расходы, прямо относящиеся к доменному имени;

• зарегистрировали доменное имя с целью не дать владельцу товарного знака возможности отразить товарный знак в соответствующем доменном имени, при условии, что подобные действия совершались вами многократно;

• зарегистрировали доменное имя в первую очередь с целью нанесения ущерба деловым интересам конкурента;

• используя доменное имя, вы с целью извлечения коммерческой выгоды намеренно стремились привлечь пользователей сети Интернет на ваш сайт, создав вероятность смешения с товарным знаком истца.

Таким образом, можно предположить, что в соответствии с правовой позицией Президиума действия администратора домена по его регистрации не будут противоречить честным обычаям, в том случае, если в соответствии с UDRP отсутствуют основания для принятия Административной группой решения о передаче домена владельцу товарного знака.

Как следует из содержания UDRP, если администратор зарегистрирует и использует доменное имя, идентичное или сходное до степени смешения с товарным знаком третьего лица, то, пользуясь терминологией Президиума, честные обычаи будут соблюдены им в том случае, если у него есть какие-либо законные права и интересы в отношении доменного имени и/или если доменное имя зарегистрировано и используется им добросовестно. Соответственно, если у него нет каких-либо законных прав и интересов в отношении такого доменного имени, и оно было зарегистрировано и используется им недобросовестно, то имеет место нарушение честных обычаев при регистрации доменного имени.

При этом очевидно, что в соответствии с UDRP не во всех без исключения случаях, в том числе не во всех случаях недобросовестной регистрации и использования доменного имени, действия администратора домена, противоречащие честным обычаям, будут являться одновременно и актом недобросовестной конкуренции по отношению к владельцу товарного знака.

По нашему мнению, вряд ли будут являться актом недобросовестной конкуренции действия администратора домена по регистрации доменного имени в первую очередь с целью перепродажи, или регистрация доменного имени с целью не дать владельцу товарного знака возможности отразить товарный знак в соответствующем доменном имени, хотя с точки зрения UDRP в этом случае регистрация и использование доменного имени являются недобросовестными и такие действия администратора домена могут служить основанием для передачи домена владельцу товарного знака.