Андрей Гринкевич - Доменные споры. Судебная практика в России

Первый доменный спор в отношении домена kodak.ru Президиум ВАС РФ рассмотрел 16 января 2001 года, т. е. уже более двенадцати лет тому назад.

Своим постановлением № 1192/00 от 16 января 2001 года Президиум ВАС РФ отменил решение от 30 августа 1999 года, постановление апелляционной инстанции от 28 октября 1999 года Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-25314/99-15-271 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 января 2000 года по тому же делу. Судебные акты были приняты по иску Корпорации «Истман Кодак Компани» к индивидуальному предпринимателю Грундулу А.В. о запрете использовать товарный знак «Kodak», зарегистрированный на имя истца, в доменном имени ответчика и публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации. Президиум направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда г. Москвы.

По данному делу арбитражные суды отказали правообладателю в защите исключительных прав, сославшись на отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с наименованием доменов, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подпадает под действие Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

По мнению Президиума, такой вывод судов противоречит нормам названного закона, а также статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Он посчитал, что отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий предпринимателя нарушением.

Постановлением № 5560/08 от 11.11.2008 г. Президиум ВАС РФ отменил постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2007 г., постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.01.2008 г. по делу № А56-46111/2003 Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которыми за обществом «ДенСо» было признано право пользования доменом denso.com, а решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.02.2007 г. по названному делу, которым в удовлетворении иска обществу «ДенСо» было отказано, оставил без изменения.

Судебные акты были приняты по иску ООО «ДенСо» и ООО «Сервиспойнт» к компании «Denso Corporation» о признании их права пользования доменным именем denso.com.

По мнению Президиума, при разрешении спора суды апелляционной и кассационной инстанций не учли, что требование о признании права на использование домена denso.com заявлено обществом «Денсо» к компании «Denso Corporation» как возражение против ее требования о защите исключительных прав на товарный знак denso и фирменное наименование и направлено на преодоление решения, вынесенного административной группой Центра посредничества и арбитража ВОИС, признавшего действия общества по регистрации и использованию доменного имени denso.com недобросовестными и постановившего передать его компании.

Как указал Президиум, в результате рассмотрения судом требования общества «ДенСо» о признании его права на использование домена возникли конкурирующие между собой, взаимоисключающие решения: о защите исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование компании «Denso Corporation»; признании права на доменное имя denso.com за обществом «ДенСо».

При принятии постановления Президиум указал, что, разрешая спор, суды апелляционной и кассационной инстанции ссылались на нормы Парижской конвенции по охране промышленной собственности, где в статье 10-bis содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой в п. 2 ст. 10-bis указанной конвенции понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Между тем, по мнению Президиума, для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в домене .COM могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN [1] Представляется, что данная правовая позиция Президиума требует уточнения. Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN регулируют лишь порядок рассмотрения административной группой споров о доменных именах. Следовательно, вопреки выводам Президиума ВАС РФ, изложенным в постановлении № 5560 от 11.11.2008 г., они не могут использоваться для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .COM. . Как указал Президиум, данные положения и правила применяются на основе типового соглашения о регистрации любого домена в зоне .COM, на их применение общество «Денсо» согласилось при регистрации своего доменного имени.

При принятии постановления Президиум пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно оценивал действия общества «ДенСо» с учетом соответствия их требованиям названных документов ICANN и исходил из того, что регистрация домена может быть аннулирована, если будут доказаны следующие факты:

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

2) у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

3) оно зарегистрировано и используется недобросовестно.

Как отмечено в постановлении Президиума, признав доказанным наличие каждого из этих трех элементов, суд первой инстанции установил, что использование спорного домена дает обществу «ДенСо» необоснованное преимущество перед другими конкурентами, является актом недобросовестной конкуренции в отношении компании «Denso Corporation», и отказал в признании права на его использование.

По мнению Президиума, у суда апелляционной инстанции не было оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, поскольку доменное имя воспроизводит зарегистрированный товарный знак компании.

Президиум полагает, что суду следовало учесть также то, что на момент регистрации доменного имени denso.com за обществом «ДенСо» (12.10.2000 г.) у общества не было прав на товарный знак с таким обозначением, так как такой знак был зарегистрирован позднее, а право на него получено с 06.04.2004 г. по договору с обществом «СервисПойнт».

По мнению Президиума, аргумент о том, что словесное обозначение denso повторяет в латинской транскрипции фирменное наименование общества ДенСо, не может служить определяющим и свидетельствующим о наличии законных прав и интересов с учетом того, что общество «ДенСо» было зарегистрировано за день (11.10.2000 г.) до получения прав на доменное имя denso.com, а доменное имя или обозначение, соответствующее доменному, реально не использовалось обществом для добросовестного предложения товаров и услуг и под этим доменным именем размещались лишь новостные материалы, копировавшиеся с других сайтов.