Линн Фостер - Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности

8.3.6.1. Судебные риски, связанные с лицензированием

Многие проблемы возникают из-за недостаточного внимания к деталям заключаемых соглашений. Прежде всего компания должна потребовать от университета доказательств или юридических заверений, что передаваемая технология действительно является собственностью университета. Иногда позднее оказывалось, что такая же технология одновременно развивалась и третьей стороной, не связанной с университетом, продающим лицензию. Еще важнее убедиться, что университет представляет себе всю область применения технологии, которая предлагается данной лицензией. Далее, необходимо удостовериться, что университет не предлагал похожей лицензии другим фирмам, так как руководство отделов передачи технологий часто (совершенно законно) ведет переговоры о перспективных разработках сразу с несколькими компаниями, в результате чего неумышленно может возникнуть ситуация, когда несколько фирм получают «перекрывающиеся» эксклюзивные лицензии. Кроме того, иногда позднее выясняется, что какие-то фирмы давно заключили какие-то неэкслюзивные лицензионные соглашения, по которым так называемый «начальный» лицензиат обладает некими правами по отношению к другим.

8.3.6.2. Риски, связанные с научными консультациями

Наиболее распространенным и эффективным методом ознакомления фирмы с новейшими достижениями в какой-либо области исследований является приглашение для консультаций одного из признанных университетских профессоров, специалиста в требуемой области знаний. Следует помнить, что такие консультации также могут быть связаны с риском судебного разбирательства, поскольку корпорация должна удостовериться, что описываемая экспертом технология не является интеллектуальной собственностью университета. Такие ситуации чреваты сложными судебными делами, и компании следует прежде всего получить список предлагаемых и выданных университетом патентов, чтобы убедиться, какими советами можно воспользоваться законно.

Обычно патентная политика университетов определенным образом учитывается в контракте, заключаемом с профессорско-преподавательским составом. Поэтому корпорации следует оговорить с профессором гарантии того, что его консультации или дополнительная работа в компании не будут являться нарушением патентной политики университета. При этом следует убедиться, что профессор действительно хорошо ознакомлен с патентной политикой и не нарушает ее, например, составлением обзоров для фирмы.

Далее, корпорации следует тщательно проверить, не связан ли консультант в какой-то форме с третьей стороной таким образом, что это нарушает права интеллектуальной собственности (например, профессор может одновременно организовать со своим аспирантом венчурную компанию, связанную с производством по схожей технологии). В этой ситуации также необходимо получить от консультанта заверения в том, что он не будет сотрудничать с третьими сторонами в развитии подобной технологии и т. д.

И наконец, наличие профессора-консультанта может создать юридические проблемы в тот момент, когда корпорация начнет «торговаться» с университетом относительно конкретной технологии. Несмотря на то, что университеты обычно бывают весьма заинтересованы в продаже своих технологий, профессору и компании следует быть особо осторожными, чтобы избежать обвинения в коррупции. Это означает, что профессор не должен использовать свое положение в университете для создания консультируемой им корпорации каких-либо преимуществ в покупке лицензии по сравнению с конкурентами. В простейшей ситуации это означает, например, что профессору не стоит организовывать деловые встречи между представителями университета и компании в своем кабинете и т. д. Иными словами, консультант должен вести себя так, чтобы его нельзя было обвинить в лоббизме, и придерживаться юридических норм, соответствующих его обязанностям по отношению к обеим сторонам.

8.3.6.3. Другие риски возникновения судебных разбирательств

Внешне ситуация выглядит простой, поскольку университеты действительно крайне заинтересованы в распространении и продаже разрабатываемых технологий, а фирмы желают их приобрести, но дополнительную сложность создает необходимость конфиденциальности всех переговоров относительно технологий и обязательств сторон происходят. Университетские исследователи при этом всегда тщательно следят за тем, чтобы посещающие кафедры и лаборатории сотрудники не собрали «по мелочи» всю важную информацию относительно обсуждаемой технологии (в конце концов, очень многое можно выяснить, просто беседуя с техническим персоналом лаборатории).

Обобщая сказанное, представителям фирмы, желающей вести серьезные переговоры о передаче технологий из университетских лабораторий и получении лицензий, можно посоветовать следующие основные правила поведения, снижающие риск возможных споров или судебных разбирательств: (1) старайтесь вести все переговоры в письменной форме; (2) тщательно проверяйте, не обладает ли третья сторона правами на приобретаемую вами интеллектуальную собственность; (3) сделайте условия соглашения предельно ясными и тщательно оговорите ответственность сторон за возможные риски.

8.4. Заключение

Основой любой успешной программы передачи технологий является наличие доверия между представителями коммерческой организации, с одной стороны, и руководством и исследователями университета – с другой. Только доверие может обеспечить эффективное внедрение и использование научного открытия, особенно если учесть, что разработчики будут гораздо охотнее раскрывать свои секреты перед техническими специалистами фирмы, чем перед сотрудниками университетских отделов передачи технологий. Доверительные отношения всегда способствуют незаметной «утечке» информации. Все сказанное еще раз подтверждает справедливость слов Джона Паттерсона, основателя корпорации NCR, который около 100 лет назад сказал, что «…реально ценность любой компании определяется только ее сотрудниками, идеями и отношениями с другими организациями».

Чин X. Пхам и Чарльз Берман

Чин X. Пхам занимается адвокатской деятельностью в известной юридической фирме Greenberg Traurig LLP (www.gtlaw.com), где возглавляет отдел нанотехнологий, специализирующийся на лицензировании, патентовании и защите прав на интеллектуальную собственность в области высоких технологий, особенно связанных с биологией и медициной. Фирма обслуживает как очень крупные, так и совсем небольшие стартовые компании, связанные с производством медицинского оборудования, электромеханических устройств, электроники и т. д. Чин X. Пхам является специалистом по оценке портфелей патентов и ценных бумаг развивающихся фирм, что позволяет ему успешно консультировать руководство фирм относительно капиталовложений и стратегии общего развития. Он является основателем известного и популярного ежемесячного семинара специалистов в этой области (NanoTechnology and Business Forum), часто выступает с лекциями и статьями по темам, связанным с внедрением нанотехнологий.